Actualité Août 2022

30 août 2022
Autour de Vendôme, braquage d’un bijoutier…par deux autres bijoutiers !

Si la place Vendôme et ses abords immédiats alimentent parfois malheureusement la rubrique des faits divers en raison de braquages (BULGARI le 07.09.2021, puis CHANEL le 05.05.2022), ce sont trois bijoutiers de ladite place qui ont cette fois échangé entre eux des tirs…

Mais pas d’armes de poing cette fois : c’était devant l’INPI dans le cadre d’actions en nullité de marque.

 

1/ Le contexte

La commune de VENDÔME (dans le Loir-et-Cher) a déposé successivement deux marques françaises portant sur le signe « Vendôme », à savoir :

  •  une marque N° 12 3 911 004 du 30.03.2012, désignant des produits et services en classes 8, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 26, 28, 30, 31, 38, 39, 41 et 42 ;
  • une marque N° 19 4 515 840 du 14.01.2019, désignant des produits et services dans la totalité des classes 1 à 45.

On ne s’intéressera dans la suite qu’à la deuxième marque qui, après enregistrement, a été partiellement cédée à LOUIS VUITTON MALLETIER en ce qui concerne la classe 14 désignant « Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; monnaies ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles ».

Dès lors, LOUIS VUITTON MALLETIER disposait d’un droit privatif lui permettant de s’opposer à l’usage d’un signe identique à similaire à « Vendôme » pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés.

Les sociétés VAN CLEEF & ARPELS et CARTIER INTERNATIONAL s’en sont émues, et ont alors formé une action en nullité contre la marque N° 19 4 515 840 devant l’INPI en date du 03.06.2021 (référence NL21-0116).

Deux motifs absolus de nullité sont invoqués, à savoir :

  • le signe est dépourvu de caractère distinctif ;
  • la marque a été déposée de mauvaise foi.

En raison de la date de dépôt de la marque concernée, la loi applicable est la loi n° 92-597 du 01.07.1992, et non pas les articles issus de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13.11.2019 : LOUIS VUITTON MALLETIER a tenté d’exploiter ce faux-pas des demandeurs en invoquant une irrégularité, mais en vain : l’INPI repêche les demandeurs en opérant une substitution de visas à l’aide des articles 2 et 3 de la Directive 2008/95/CE et l’adage « fraus omnia corrumpit ».

 

2/ Annulation pour manque de caractère distinctif

L’INPI rappelle justement que le caractère distinctif d’une marque s’entend de sa capacité à permettre au consommateur de distinguer les produits et services qu’elle entend protéger de ceux issus d’une autre provenance commerciale.

Les produits de la classe 14 concernés sont des produits de bijouterie, d’horlogerie et d’orfèvrerie.

Les (très nombreuses) pièces versées au dossier permettent de convaincre l’INPI qu’au jour du dépôt de la marque contestée, le signe « Vendôme » bénéficiait d’une réputation pour les domaines de la bijouterie, de la joaillerie et de l’horlogerie et que le consommateur associait spontanément ce terme à la place parisienne et aux domaines de la bijouterie, de la joaillerie et de l’horlogerie, plutôt qu’à la commune.

Il n’y a à notre avis rien à redire là-dessus, et il résulte de cette association immédiatement perceptible entre le terme VENDÔME et la PLACE VENDÔME (fortement évocatrice de prestige et de luxe étroitement liée aux produits de la bijouterie, de la joaillerie et de l’horlogerie), qu'en lien avec des produits de la bijouterie, de la joaillerie et de l’horlogerie enregistrés au libellé de la marque contestée, le signe « Vendôme » est susceptible de susciter des sentiments positifs.

Le signe « Vendôme » sera ainsi immédiatement perçu par le public pertinent comme un argument de vente capable d’influencer les préférences des consommateurs susceptibles d’attacher aux produits des qualités positives (de prestige, de luxe), en sorte qu’il ne sera pas perçu comme une garantie de l’origine commerciale des produits et n’apparaît pas à même de remplir la fonction essentielle de la marque.

L’INPI conclut que le signe « Vendôme » est dépourvu de caractère distinctif intrinsèque à l’égard des produits contestés.

 

3/ Le grief de dépôt de mauvaise foi

Probablement formulé par les demandeurs de façon à sécuriser leur action en nullité, ce motif n’a pas été accueilli.

 

a) Les demandeurs invoquent tout d’abord un dépôt dans le seul but spéculatif de monnayer la marque.

Pour ce faire, les demandeurs se basent notamment sur des déclarations (un peu maladroites) du Maire de VENDÔME :

  • « le nom ‘Vendôme’ est régulièrement utilisé depuis des années par plein de marques qui ne nous ont jamais demandé la moindre autorisation. Il existe déjà un hôtel Vendôme, une charcuterie Vendôme, des cosmétiques Vendôme... » ;
  • « on récupère 10 000 euros supplémentaires pour un nom qu’ils auraient pu utiliser de toute façon ».

A notre avis, il manquait probablement dans ces déclarations un élément démontrant que le dépôt avait été effectué sur un signe que le Maire savait être non distinctif en classe 14.

Par ailleurs, comme justement invoqué par le défendeur, le dépôt dans l’intégralité des classes 1 à 45 a très probablement été motivé par les déboires en matière de marques de la commune de LAGUIOLE contre le fameux Victor SZAJNER (voir notamment l’article du Monde et l’article de la Société Aveyronnaise Centre Presse) : rien d’indubitablement spéculatif (c’était plutôt défensif). Et rien ne prouvait que la commune n’avait aucune intention de commercialiser des produits relevant de la classe 14.

D’ailleurs, il est rapporté la preuve que la commune appose sa marque sur divers produits (des couteaux, des fourchettes, des tirebouchons, des coupe-papiers, des chocolats et des vins), et que la commune communique sous cette marque pour promouvoir ses services, traduisant ainsi la volonté de celle-ci de promouvoir une activité autour de son nom.

Il n’y a dès lors aucune preuve que la commune de VENDÔME a déposé la marque contestée pour les produits de la classe 14 à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque.

 

b) Les demandeurs invoquent ensuite un dépôt dans le seul but de mettre en place une position de blocage susceptible de nuire aux intérêts des tiers.

L’INPI relève d’abord à cet égard que la commune n’a jamais invoqué sa marque à l’encontre de tiers pour les empêcher de déposer une marque comportant le terme « Vendôme », en particulier pour les produits de la classe 14. Cet argument paraît discutable : peut-être aurait-il mieux fallu vérifier si la commune n’a jamais invoqué sa marque à l’encontre de tiers pour les empêcher d’utiliser un signe comportant le terme « Vendôme » (sans forcément procéder à un dépôt de marque).

Et la tentative des demandeurs de faire croire à « une stratégie commune » entre la commune de VENDÔME et LOUIS VUITTON MALLETIER, au moyen d’une interprétation douteuse d’un passage du contrat de cession, ne convainc pas non plus.

On relève enfin qu’il a été formulé le reproche selon lequel « la commune aurait procédé au dépôt de la marque contestée en vue de tirer profit de la réputation de celle-ci [NDLR : la place Vendôme] ». L’INPI rejette en invoquant un manque de preuves en ce sens et une homonymie dont n’est pas responsable la commune éponyme.

Partant, aucune intention malhonnête de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité n’est démontrée.

On a toutefois deux interrogations que l’INPI ne semble pas avoir envisagées concernant le reproche « tirer profit de la réputation » :

  • l’invocation de ce reproche n’est-elle pas réservée à la personne dont la réputation est usurpée ?
  • peut-on tirer indûment profit de la réputation d’une « place », à savoir un lieu géographique dépourvu de toute personnalité juridique ?

 

c) Enfin, les demandeurs invoquent une mauvaise foi en raison des dépôts effectués successivement dans le temps et permettant opportunément d’échapper à une déchéance pour la classe 14.

Le principe est que le titulaire d’une marque est déclaré déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.

Ainsi, le fait de procéder à des dépôts itératifs de marques identiques tous les cinq ans permet artificiellement d’échapper à une déchéance.

Tel semblait être le cas ici : le deuxième dépôt a été effectué en 2019 alors que le premier dépôt était susceptible de déchéance depuis décembre 2017.

Les demandeurs utilisent ici opportunément le récent arrêt du Tribunal de l’Union Européenne T 663-19 du 21.04.2021 (marque MONOPOLY déposée par la société HASBRO, Inc) : dans le cadre d’une procédure d’opposition contre un tiers, HASBRO avait invoqué une marque MONOPOLY enregistrée depuis moins de 5 ans donc non susceptible de déchéance pour non-usage, alors qu’elle disposait de marques identiques plus anciennes qui étaient, elles, soumises à obligation d’usage.

Mais dans l’affaire T 663-19, HASBRO avait elle-même (maladroitement) avoué avoir effectué ses dépôts successifs dans le but notamment de ne pas avoir à prouver l’usage de la marque contestée.

Ici, aucun aveu de la sorte : il n’y a rien en-dehors du caractère partiellement identique des dépôts.

L’INPI estime ainsi la mauvaise foi comme n’étant pas caractérisée.

 

4/ Conclusion

L’INPI fait ici preuve de rigueur en vérifiant avec attention (en étant tout de même bien assisté par les demandeurs !) si le lieu évoqué par le signe présentait bien, à l’époque du dépôt, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits concernée.

C’est heureux, et il serait intéressant de voir l’INPI appliquer « à l’inverse » cette règle en examen, à savoir qu’il enregistre à titre de marques les signes désignant des lieux géographiques ne présentant aucun lien (ni risque de lien) avec les produits/services désignés.

En effet, pour des signes désignant (ou pouvant parfois même seulement évoquer) un lieu géographique, on compte hélas encore trop de rejets systématiques de l’INPI, et ce pour tous les produits et services désignés, sans aucune justification ni analyse rigoureuse.

S’il est intéressant de voir l’INPI prendre position sur la bonne ou mauvaise foi d’une personne qui n’est pas partie dans l’affaire (i.e. la commune de VENDÔME), on constate qu’un tel grief n’est pas toujours aisé à prouver.

Enfin, la position qu’adopte l’INPI sur les dépôts itératifs ne manquera pas d’intéresser les déposants… et par la même occasion l’INPI lui-même qui perçoit naturellement des taxes lors des dépôts de marque !

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