Actualité Avril 2021

30 avril 2021
Tortueuses arabesques autour de l’Institut du Monde Arabe (IMA). Une affaire de restauration faisant intervenir le droit des marques qui a laissé un goût légèrement amer à un déposant frauduleux, mais qui ne manque pas de régaler les praticiens du droit.

 1/ Introduction

l’Institut du Monde Arabe (IMA) est une fondation reconnue d'utilité publique par décret du 14 octobre 1980 dont la mission est selon son acte de fondation de « développer la connaissance du monde arabe, animer une recherche en profondeur sur sa langue, ses valeurs culturelles et spirituelles, ainsi que de favoriser les échanges et la coopération, en particulier dans le domaine des sciences et des techniques, entre la France et le monde arabe, contribuant par là au développement des relations entre celui-ci et l'Europe ».

La Cour d’Appel de Paris a eu l’occasion de se prononcer le 27.10.2020 sur un différend en matière de marques opposant l’Institut du Monde Arabe (IMA) à une société NOURA HOLDING, laquelle est la société mère de la société NOURA-IMA qui est spécialisée dans la restauration et qui assurait depuis 2007 l’exploitation des trois espaces de restauration au sein de l’IMA.

La décision met notamment en œuvre les dispositions de l’Article L.712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle relatives au dépôt frauduleux de marque :

 « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.

 A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement. »

 

2/ Rappel des faits

 La société NOURA-IMA s’est vue attribuée, par la signature le 01.10.2007 d’un contrat « de prestations de service de restauration », l’exploitation pour 10 ans des trois espaces de restauration au sein de l’IMA, à savoir :

  •  le restaurant gastronomique dit « le ZIRYAB »,
  • le self-service dit « le MOUCHARABIEH »,
  • le café dit le « Café Littéraire ».

Opposant plusieurs manquements contractuels à la société NOURA-IMA, l’IMA a notifié le 17.10.2014 à cette dernière une résiliation anticipée du contrat qui les unissait.

Le 25.11.2014, la société NOURA HOLDING a déposé trois marques en classes 30 (notamment pour les produits « sandwichs, tartes, tourtes, café, thé, pain, pâtisserie »), 41 (notamment pour les produits « organisation et conduite de séminaires de congrès, de soirée ») et 43 (notamment pour les services « services de restauration »), à savoir :

  • une marque verbale française MOUCHARABIE N° 14 4 136 511,
  • une marque verbale française CAFE LITTERAIRE BY NOURA N° 14 4 136 517,
  • une marque verbale française ZIRYAB N° 14 4 136 614.

 L’IMA, estimant justement ces marques susceptibles d’entraver l'usage des signes en cause par l'IMA pour exploiter les services de restauration présents dans ses locaux mais, aussi, la recherche d'un nouveau délégataire pour le contrat de prestation de service de restauration, a alors assigné le 27.02.2015 la société NOURA HOLDING en revendication de propriété des marques MOUCHARABIE et ZIRYAB.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris avait accueilli favorablement ces demandes en date du 08.06.2018, décision qui fait l’objet de l’arrêt de la Cour d’Appel en date du 27.10.2020.

 

3/ Quelques-uns des points discutés

 3.1 – Une fin de non-recevoir basée sur le principe de spécialité des fondations

Astucieusement, la société NOURA HOLDING a opposée que l'action de l'IMA en revendication et nullité des dépôts de marques est irrecevable en raison du principe de spécialité des fondations en vertu duquel celles-ci ne peuvent agir et mettre leurs moyens en œuvre que dans le but et la mission fixé, leur activité étant strictement limitée à leur objet social, et que ce dernier ne lui permet pas d’agir en commerçant susceptible d'exploiter des produits et services de restauration.

La Cour s’est alors lancée dans une analyse en indiquant :

  • que le principe de spécialité ne s'oppose pas à ce qu'une fondation se livre à des activités économiques à condition que ces activités annexes soient le complément naturel de sa mission statutaire principale et que ces activités soient utiles à la réalisation de son objet social ;
  • que l'article 2 de ses statuts autorise l’IMA à être titulaire notamment d'une marque dès lors qu'elle est nécessaire à l'accomplissement de sa mission et que l'article 19 prévoit que l’IMA peut tirer ses ressources notamment « du produit des ventes et des rétributions éventuellement perçues pour service rendu ».

La Cour a d’ailleurs relevé avec justesse que la société NOURA-IMA avait elle-même, en réponse à l’appel d’offre de 2007, indiqué dans une correspondance que « la cuisine est un apport culturel au niveau de l'Art, l'installation d'un restaurant qui développe la cuisine libanaise, et plus généralement arabe à l'institut du Monde Arabe constitue un défi important et un apport culturel qui s'inscrit dans les objectifs et la mission de l'IMA ».

A partir de là, les carottes étaient cuites pour la société NOURA-IMA et la recevabilité de l’action initiée par l’IMA a été confirmée.

On ne peut que saluer la position de la Cour d’Appel à l’heure où l’UNESCO enregistre de plus en plus de spécialité gastronomique dans sa « Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité », laquelle compte notamment le dolma, le couscous ou encore l’art de préparer le café arabe.

On peut toutefois se demander si une discussion plus simple aurait été opportune.

En effet, le principe juridique qui sous-tend les dispositions de l’Article L.712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle est l’adage « fraus omnia corrumpit » (la fraude corrompt tout).

Dès lors que les marques déposées par la société NOURA-IMA constituaient des menaces évidentes pour l’exploitation indirecte par l’IMA de ses espaces de restauration, la recevabilité semble assurée.

 

3.2 – Sur l’action en revendication des marques MOUCHARABIE et ZIRYAB

La société NOURA-IMA contestait l’applicabilité de l’Article L.712-6 qui exigeait la démonstration de droits antérieurs de l’IMA sur les signes MOUCHARABIE et ZIRYAB (« Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers »).

A cet égard, la Cour soutient le Tribunal de Grande Instance sur le fait qu’il soit seulement rapporté « l’existence d’intérêts sciemment méconnus par le déposant ».

Une telle interprétation doit être approuvée : un simple usage n’est généralement pas constitutif de droits, et s’il fallait limiter le droit à l’action en revendication de propriété aux seules personnes ayant un droit (de marque, de dénomination sociale ou de nom commercial par exemple) sur les signes litigieux et pour lesquelles une action en annulation et/ou en contrefaçon est ouverte, cela reviendrait à vider de tout intérêt l’action en revendication de propriété, mais aussi à favoriser les dépôts opportunistes de marques par des personnes malintentionnées ayant repéré l’usage d’un signe par une personne sans dépôt de marque préalable.

L’intention de nuire a ensuite été retenue, en particulier du fait que les dépôts soient intervenus un mois après la lettre de résiliation anticipée du contrat de prestations de service de restauration.

La Cour en conclut qu’« En procédant à ce dépôt dans ces circonstances, la société NOURA a nécessairement eu l'intention à cette date, d'entraver l'usage des signes en cause par l'IMA pour exploiter les services de restauration présents dans ses locaux mais, aussi, la recherche d'un nouveau délégataire pour le contrat de prestation de service de restauration, au regard des droits conférés au titulaire d'une marque », et fait droit à l’action en revendication.

Si la Cour doit être approuvée dans son raisonnement, il faut relever l’importance des circonstances qui ont entourés les dépôts litigieux.

 

3.3 – Sur l’action en nullité de la marque CAFE LITTERAIRE BY NOURA

Le texte de l’Article L.712-6 n’offre à l’encontre des dépôts frauduleux de tiers que la possibilité d’un transfert (revendication en propriété), option non souhaitable dès lors que le signe comporte le terme « NOURA » sur lequel la défenderesse a très probablement des droits (dénomination sociale et/ou nom commercial).

L’IMA a alors fort justement formé une demande en nullité qui trouve son fondement dans l’adage précité « fraus omnia corrumpit ».

Et là, il faut tout de même admettre que la Cour fait preuve d’une certaine sévérité. Le signe est en effet composé :

  • de l’expression « CAFE LITTERAIRE », laquelle est dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services en cause ;
  • de l’expression « BY NOURA » qui, elle, est en revanche bien distinctive.

 

Il serait aisément démontrable qu’un grand nombre de villes ont un établissement dénommé « café littéraire ». Peut-être pas autant que des « cafés de la gare », mais un grand nombre tout de même, et ce sans que l’IMA ne s’en émeuve particulièrement.

La marque déposée par la société NOURA-IMA était ainsi tout à fait utilisable à des fins d’exploitation d’un établissement hors de l’IMA et sans que cela ne puisse porter préjudice à l’IMA.

De son côté, l’IMA n’aurait certainement pas poursuivi l’exploitation de son café littéraire sous un nom reprenant le terme NOURA.

La solution paraît ainsi indûment sévère et ne peut guère être expliquée que par le fait que le dépôt ait été effectué le même jour que les deux marques frauduleuses réattribuées à l’IMA.

On en viendrait presque à s’interroger sur l’intervalle de temps minimum à respecter entre deux dépôts pour éviter ce type de contamination… Une quarantaine obligatoire pour éviter une contamination ? Triste actualité.

 

4/ Conclusion

Cette affaire met en lumière l’importance des circonstances entourant le dépôt d’une marque pour que celui-ci soit considéré frauduleux et qu’il soit fait droit à une action en revendication.

Ici, le dépôt un mois après réception de la lettre de résiliation anticipée laissait peu de doutes sur les intentions de la déposante.

Mais qu’en aurait-il été en cas de dépôts un à deux ans plus tôt alors que les relations entre les parties étaient au beau fixe ?

Cela nous amène à l’importance de bien encadrer contractuellement la relation avec un tiers (licencié, ou simple distributeur ou exploitant) à qui on autorise l’usage de signes distinctifs, et la possibilité (ou non) pour ledit tiers de les déposer à titre de marque, de les enregistrer à titre de nom de domaine ou à titre de profil sur les réseaux sociaux notamment.

On a déjà vu des demandes de transfert de nom de domaine, dans le cadre d’une procédure UDRP, tenues en échec pour la simple raison que le nom de domaine litigieux avait été réservé pendant la période lors de laquelle le réservataire était autorisé à utiliser le signe distinctif concerné par le nom de domaine.

Une petite relecture et adaptation du contenu des accords de distribution, de franchise et de licence pourrait s’avérer utile…

Cette affaire de restauration faisant intervenir le droit des marques a en tous cas dû laisser un goût légèrement amer à la société NOURA-IMA, mais ne manque pas de régaler les praticiens de cette spécialité (légale) non encore enregistrée au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO.

Décision de la CA Paris du 27.10.2020

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