Une action en contrefaçon peut être engagée seulement par le propriétaire du brevet, lequel doit être pleinement titulaire des droits.
Dans le litige américain N°2016-2309 (Fed. Cir. 2018) opposant la société Advanced Video Technologies LLC à la société HTC Corporation, le brevet invoqué citait trois inventeurs. Deux des inventeurs avaient signé un document formel de cession transférant leurs droits à leur employeur. Le troisième avait toutefois refusé de signer un tel document, et ce en dépit de ce que son contrat de travail prévoyait que l’employé cédera (« will assign ») à la société toutes les inventions qui seront faites pendant sa période d’emploi.
Le Tribunal a estimé que la demanderesse ne possédait pas tous les droits sur le brevet, et a rejeté l’action en contrefaçon. La Cour d’Appel a confirmé.
Selon la Cour, l’expression « will assign » ne valait pas cession immédiate mais créait seulement une obligation de cession. Avant d’engager une action en contrefaçon, la demanderesse aurait dû assigner l’inventeur ayant refusé de signer la cession pour s’assurer la plénitude des droits sur l’invention, et donc sur le brevet.
Les opinions sur cette décision sont contrastées : l’un des juges a d’ailleurs émis une opinion divergente selon laquelle tous les documents produits par la demanderesse démontraient à l’évidence qu’il était investi de tous les droits sur les inventions faites par ses salariés.
Quoi qu’il en soit, la décision montre l’importance qu’il y a à obtenir une cession explicite des droits relatifs à une invention.
S’il s’agit là d’un cas américain, la question de la chaîne des droits se pose dans tous les pays, et il faut alors faire une application rigoureuse de la législation nationale concernée pour éviter de mauvaises surprises.
La loi française prévoit d’ailleurs un régime spécial pour les inventions de salariés dont il importe de tenir compte dans les contrats de travail. Les vérifications préalables au dépôt faites par notre Cabinet et le formalisme que nous mettons en œuvre sont là pour sécuriser votre situation et assurer l’efficacité de vos droits.
