1/ Qu’est-ce qu’une procédure UDRP ?
Pour remédier à un enregistrement abusif et à une utilisation de mauvaise foi de noms de domaine portant atteinte à des droits attachés à des marques, il existe une procédure administrative dite « UDRP » qui est un mode alternatif de règlement des litiges portant sur l’enregistrement et l’utilisation de noms de domaine de premier niveau (notamment .com, .biz, .info, .mobi, .net, .org, etc.).
A l’issue d’une plainte UDRP, il peut être ordonné au Registrar concerné (OVH ou GANDI par exemple) le transfert ou l’annulation d’un nom de domaine litigieux.
Des plaintes UDRP sont régulièrement déposées et examinées par le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI.
La procédure est moins formelle qu’une action judiciaire, et se veut être plus rapide et moins coûteuse.
En cas de résultat insatisfaisant (que ce soit pour le requérant ou pour le défendeur), le litige peut être porté devant un Tribunal compétent.
2/ Les critères de la procédure UDRP
Pour trancher un cas, l’autorité administrative doit examiner les critères suivants :
a) le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque sur laquelle le requérant a des droits ;
b) le détenteur du nom de domaine n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache ;
c) le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
3/ Une procédure exigeante, et parfois inadaptée
Deux récentes décisions (OMPI, 21 oct. 2022, aff. n° D2022-2828, Laboratoires Sterop S.A. v. Belaid Louahrani, Laboratoires Sterop LLC, et OMPI, 5 sept. 2022, aff. D2022-2668, Sunward Intelligent Equipment Co., Ltd v. Domain Proxy Service, Namesco Limited c/ Joshua McNally, J Mac Excavators Ltd) viennent rappeler que le critère c) n’est pas à prendre à la légère.
Dans ces affaires, le défendeur était soit un ancien franchisé (D2022-2828), soit un ancien distributeur (D2022-2668) du requérant.
Le franchisé avait réservé le nom de domaine litigieux correspondant à la marque du requérant dans le cadre de son exploitation par franchise, tandis que le distributeur avait tout naturellement réservé le nom de domaine litigieux correspondant à la marque du requérant pour promouvoir et revendre les produits acquis auprès du requérant.
Il n’est ainsi pas contestable que les défendeurs avaient de bonnes et légitimes raisons d’avoir enregistré les noms de domaine litigieux, de sorte que le critère c) « le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi » n’est pas satisfait. Les plaintes sont en conséquence logiquement rejetées.
Ces affaires sont l’occasion d’attirer l’attention des entreprises sur les partenariats qui sont noués avec des entreprises tierces pour les besoins du commerce (contrats de franchise ou de distribution par exemple) : il est important d’encadrer contractuellement les réservations et usage par vos partenaires des noms de domaine incorporant votre marque, et plus particulièrement d’en prévoir le sort en cas de fin de relation.
Cette précaution mérite d’être étendue à tous les signes distinctifs (dénomination sociale, nom commercial, nom de profil sur les réseaux sociaux, etc.) que pourrait venir à utiliser le partenaire.
Il est recommandé de relire de vos accords de franchise ou commerciaux : le cas échéant, tant que les relations sont au beau fixe, la situation peut être remédiée au moyen d’un avenant rédigé de façon adéquate. Mieux vaut prévenir que guérir !
