En Chine, comme dans de très nombreux autres pays, toute invention réalisée (ou partiellement réalisée) en Chine doit d'abord obtenir une « autorisation de dépôt à l'étranger » auprès de l'Office Chinois de la Propriété Intellectuelle (CNIPA) avant de pouvoir être déposée en tant que demande de brevet dans des pays/régions hors de Chine.
En pratique, cette règle est destinée à permettre une mise au secret des inventions susceptibles d’intéresser la défense nationale.
En Chine, ne pas se conformer à l’obtention d’une autorisation de dépôt à l’étranger viole les dispositions de l'article 20.1 de la loi chinoise sur les brevets. La sanction prévue n’est ni plus ni moins que l’annulation du brevet national chinois correspondant.
La division de réexamen du CNIPA a récemment publié une décision d'annulation de brevet (n° 55586) dans laquelle un brevet chinois, ayant pour origine un dépôt de demande provisoire aux Etats-Unis, a été totalement annulé pour « défaut d’obtention de l’autorisation de dépôt à l'étranger ». Publiée le 09.05.2022, cette décision est intéressante pour voir les critères pris en compte par la division de réexamen pour apprécier la notion d’« invention réalisée (ou partiellement réalisée) en Chine », et en particulier les éléments factuels sur lesquels s’est appuyée la division de réexamen.
A/ L'adresse du titulaire du brevet
Considérant les informations bibliographiques du brevet et des éléments de communication extérieure du breveté, la division de réexamen a estimé que les travaux de recherche et développement relatifs à l’invention ont probablement été effectuée en Chine.
Contre cette présomption à laquelle est parvenue la division de réexamen, le breveté n’a produit aucune preuve contraire (démontrant par exemple l’existence de moyens de recherche et développement autre part qu’en Chine).
B/ La nationalité des inventeurs
Quatre personnes sont désignées comme inventeurs dans le brevet objet du litige.
Parmi celles-ci, trois ont la nationalité chinoise et n’ont pas de domicile permanent dans un autre pays. Et certains des inventeurs n’ont jamais voyagé à l’étranger durant leur période d’emploi au service du breveté. La division de réexamen en conclut que, là encore en l’absence de preuves contraires, une réalisation au moins partielle de l’invention en Chine est probable.
Le breveté a défendu sa position en invoquant le fait que l’invention aurait résulté majoritairement par un seuls des inventeurs chinois lors d’un séjour aux Etats-Unis entre le 13 et le 24.11.2016 (avant le dépôt de la demande provisoire américaine).
Cette défense n’a pas été jugée crédible compte tenu de la brièveté du séjour. Et cette défense a de surcroît été jugée insuffisante : d’autres inventeurs chinois étaient intervenus et il suffit qu’une partie au moins de l’invention ait été réalisée en Chine pour que s’applique l’obligation d’obtention de l’autorisation de dépôt à l'étranger.
On peut se poser la question de savoir si un éventuel retrait des inventeurs chinois n’ayant jamais voyagé aurait permis de sauver le brevet chinois (en invoquant par exemple une désignation erronée de ceux-ci en qualité d’inventeurs).
Mais, outre son caractère incertain dans la procédure d’annulation chinoise, un tel retrait n’aurait pas manqué de compliquer le sort du brevet américain correspondant. Rappelons en effet qu’aux Etats-Unis une désignation incorrecte des inventeurs peut entraîner une inopposabilité du brevet. Si la désignation des inventeurs aux Etats-Unis peut être corrigée, le fait d’y procéder seulement après qu’ait été introduite l’action en nullité en Chine aurait probablement apparu très suspect et opportuniste.
C/ Conclusion
Dure sanction que celle d’une nullité complète. Mais telle est la loi chinoise.
A une époque où les collaborations internationales se multiplient, il y est bon de rappeler que la nationalité et le pays de résidence des inventeurs doivent être pris en compte avec minutie pour déterminer le lieu du premier dépôt.
Dans le cas particulier de la Chine, s'il n'est pas opté pour l'obtention d'une autorisation de dépôt à l'étranger, la décision récente de la division de réexamen invite, à titre de précaution, à au moins documenter une défense crédible à même de prouver l'existence de moyens de recherche et développement autre part qu'en Chine et/ou un temps suffisamment long de recherche et développement par des inventeurs chinois dans un pays étranger.
