Actualité Septembre 2020

21 septembre 2020
Le cas BANKSY ou « bien mal acquis ne profite jamais »

Une récente décision N° 33 843 C du 14.09.2020 rendue par l’EUIPO (Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle) est annoncée par certains médias de façon racoleuse comme le fait que l’anonymat de l’artiste BANKSY l’empêche d’avoir une marque de l’Union Européenne, ou que celui-ci se trouverait dépossédé de son œuvre du fait de son anonymat.

On en viendrait presque à considérer l’EUIPO comme opposé aux artistes œuvrant sous couvert d’anonymat !

Un tel raccourci est erroné, et a en plus le défaut d’occulter l’intérêt de cette décision intéressante. Petite mise au point.

 

 1. Présentation de l'artiste

Actif depuis les années 1990 sous le pseudonyme BANKSY, un artiste en art urbain défraye régulièrement la chronique par ses œuvres satiriques, notamment des graffitis mêlant humour, poésie et messages politiques forts.

Soigneux de préserver son anonymat - peut-être pour préserver sa vie personnelle, mais très probablement aussi pour ménager une ambiance mystérieuse aux visées plus marketing - BANKSY ne s’arrête pas là et affiche effrontément une aversion profonde pour les droits de propriété intellectuelle, parmi lesquels tout particulièrement les droits d’auteur (« copyright is for losers », Wall and Piece, 2006).

Farouchement épris de liberté, BANKSY indiquait (notamment entre 2010 et 2011) sur son site Internet « All images are made available to download for personal amusement only, thanks. Banksy does not endorse or profit from the sale of greeting cards, mugs, t-shirts, photo canvases etc. …”, “Banksy does not produce greeting cards or print photo-canvases….Please take anything from this site and make your own (non-commercial use only thanks)” et “Banksy has never produced greeting cards, mugs or photo canvases of his work”. En somme, faites ce que vous voulez avec mes œuvres… mais sans visée commerciale, s’il vous plaît !

Seulement voilà, son anonymat n’est pas sans poser des problèmes, en particulier pour faire valoir des droits d’auteur à l’encontre de sociétés privées commercialisant sans vergogne des reproductions de ses œuvres sur divers supports. Pour BANKSY, opposer ses droits d’auteur (pour autant qu’il arrive à en rapporter la preuve) l’obligerait très probablement à sortir de l’anonymat.

Se découvrir pour faire respecter ses droits ou rester dans l’ombre ? Dilemme cornélien auquel l’auteur a tenté de remédier en mettant sur pied une société britannique dénommée « Pest Control Office Limited » qui se présente comme chargée d’émettre des certificats d’authenticité des œuvres de l’artiste (https://pestcontroloffice.com/terms.asp)

 

 2. Le bras armé de BANKSY : la Pest Control Office Limited

La Pest Control Office Limited s’avère en fait être le bras armé de BANKSY, et pour s’opposer à l’exploitation mercantile des œuvres de ce dernier, la société Pest Control Office Limited dépose à titre de marques (figuratives) de l’Union Européenne plusieurs des œuvres de BANKSY. On compte parmi celles-ci le fameux « Flower Thrower », un graffiti placé sur le mur d’un garage de Jérusalem en 2003, qui a été déposé le 07.02.2014 au nom de Pest Control Office Limited (https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/012575155) et enregistrée le 29.08.2014.

La société Pest Control Office Limited tente alors de s’opposer à une société dénommée « Full Colour Black Limited », laquelle commercialise sans s’en cacher des cartes postales reprenant les œuvres de BANKSY. Le message d’accroche de cette dernière sur le moteur de recherche Google ne manque pas de franchise à cet égard : “Our collection of Graffiti and Street Art Greeting Cards are unrivalled throughout the world. We have Banksy images that you probably have never seen before.

 

3. Naissance du litige

En réponse à cette attaque, la société Full Colour Black Limited ne peut répliquer par une déchéance de la marque pour non usage (Article 58(1)a du Règlement UE n° 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne). La raison est que la marque est enregistrée depuis moins de 5 ans, de sorte qu’elle ne se trouve pas soumise à obligation d’usage.

Notons par ailleurs que, parmi le grand nombre de tiers commercialisant des produits de toutes sortes revêtus des œuvres de BANKSY, il est impossible de faire la distinction entre ceux qui pourraient commercialiser avec le consentement de BANKSY de ceux qui commercialiseraient sans le consentement de ce dernier ! Un défaut d’usage de la marque se présentait ainsi a priori délicat à mettre en évidence…

Full Colour Black Limited attaque alors ladite marque en nullité le 12.03.2019 (notamment) pour un motif bien plus audacieux : la mauvaise foi. L’Article 59(1)b du Règlement UE n° 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne stipule en effet que : « La nullité de la marque de l'Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l'Office […] lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque ».

 

4. La décision

La décision N° 33 843 C est rendue par l’EUIPO (Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle) : la marque est annulée dans sa totalité, celle-ci ayant été déposée de mauvaise foi.

Pour en arriver là, l’EUIPO a effectué une longue et minutieuse analyse des circonstances de l’affaire.

L’EUIPO rappelle tout d’abord que le but d’une marque est de permettre aux consommateurs d’identifier une origine commerciale de produits ou services afin de les distinguer de ceux des autres sociétés. Ce faisant l’EUIPO rappelle la fonction essentielle d’une marque qui est la garantie d’origine (considérant n°11 du Règlement UE n° 2017/1001 : « La protection conférée par la marque de l'Union européenne, dont le but est notamment de garantir la fonction d'origine de la marque […] ») et laisse clairement entendre qu’utiliser une marque juste pour nuire aux tiers ne serait pas conforme à sa fonction… et donc pas une attitude de bonne foi.

De l’examen de toutes les preuves déposées (comprenant les déclarations de BANKSY lui-même sur son site Internet en 2010 et 2011), l’EUIPO estime qu’il n’y a aucune preuve que BANKSY fabriquait, vendait ou fournissait réellement des produits ou services sous le signe déposé, que ce soit avant la date de dépôt de la marque contestée mais aussi jusqu’à la date de l’initiation de l’action en annulation.

L’EUIPO relève aussi que, en octobre 2019, l’artiste a commencé une commercialisation de produits en ouvrant une boutique nommée « Gross Domestic Product » à Londres (ou plutôt une vitrine, car la boutique n’accueillait pas de public et permettait seulement au public de contempler ses œuvres, le public étant ensuite invité à acheter sur une boutique en ligne). On comprend en effet qu’ouvrir cette boutique permettrait de prouver que BANKSY se conforme au but des marques (i.e. commercialiser des produits rendus distinguables pour les consommateurs par l’usage des marques), mais également de potentiellement prévenir une nouvelle attaque en déchéance pour non-usage (Article 58(1)a). D’ailleurs, il est rapporté que BANKSY lui-même, fidèle à son attitude provocatrice et anti-conformiste, aurait déclaré que l’ouverture de cette boutique n’avait guère pour utilité… que de répondre à un litige en matière de droit des marques !

Las, la date pertinente pour apprécier la bonne foi est la date de dépôt de la marque, de sorte que ce début d’usage ne peut être pris en compte. Ce début d’usage est par ailleurs interprété par l’EUIPO, à la lumière des déclarations de BANKSY, comme une simple manœuvre destinée à contourner les exigences d’usage contenue dans le Règlement sur la marque de l'Union européenne.

L’EUIPO prend soin de préciser que ce n’est pas l’aversion de BANKSY pour les droits de propriété intellectuelle et ses déclarations tapageuses qui mènent à la conclusion : il y a une obligation de bonne foi lors du dépôt d’une marque de l’Union Européenne, et là le compte n’y est pas.

Pour résumer :

  • il est clair que BANKSY / Pest Control Office Limited n’avait aucune intention, à la date de dépôt de la marque de l’Union Européenne, d’utiliser la marque de l’Union Européenne en lien avec les produits et services désignés ;
  • BANKSY / Pest Control Office Limited a seulement entrepris un usage après l’initiation de l’action en annulation, et ses déclarations quant au but de cet usage (répondre à un litige en matière de droit des marques) montre que son intention n’était pas un usage pour se réserver une partie du marché commercial mais pour contourner la loi ;
  • toutes ces actions sont incompatibles avec les pratiques honnêtes : elles démontrent que son intention était d'obtenir, sans même viser un tiers spécifique, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque.

En clair, quand on dépose une marque, c’est pour commercialiser des produits ou services sous ladite marque. A défaut, il s’agit d’un détournement injustifié du droit des marques.

On le voit, la notion d’anonymat de BANKSY est totalement étrangère aux motivations de l’EUIPO. C'est le détournement malintentionné du droit des marques qui cause en réalité sa perte.

BANKSY apprends ainsi à ses dépens que bien mal acquis ne profite guère.

 

5. Perspectives

L’histoire pourrait bien venir à se répéter pour BANKSY, et ce pour plusieurs raisons.

Tout d’abord parce que toutes les marques déposées par Pest Control Office Limited se trouvent vraisemblablement dans une situation comparable de mauvaise foi lors de leur dépôt, qui ne peut être remédiée de nos jours.

Ensuite, on relèvera avec intérêt que la société Pest Control Office Limited a remis le couvert par un nouveau dépôt du « Flower Thrower » à titre de marque le 30.08.2019 (https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018118853), soit pile 5 ans et 1 jour après enregistrement de sa marque de 2014. La visée de ce nouveau dépôt est claire : conserver une marque non soumise à obligation d’usage susceptible d’être opposée aux tiers en cas d’annulation de la marque de 2014.

Mauvaise foi ? Pouvez-vous répétez, s’il vous plaît ?

Un appel de la décision peut être formé avant le 14.11.2020. Affaire à suivre...

 

Accès à la Décision N° 33 843 C du 14.09.2020 rendue par l’EUIPO

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